商标的反向假冒问题研究

【内容摘要】商标的反向假冒是近几年在经济领域中新出现的一种现象，对于该种行为的法律属性争议颇大。2001 年 10 月 27 日修正的《中华人民共和国商标法》第五十二条第（四）款规定，“未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的”，是侵犯注册商标专用权的行为。本文通过对商标的作用、商标反向假冒行为的表现形式及性质的分析，认为商标的反向假冒行为是对商标权人商标权的侵犯。并对实践中商标反向假冒需完善的地方提出了建议。
 【关键词】商标   商标权   假冒   反向假冒   侵权
 我国学者正式对反向假冒问题的关注始于1994年发生在北京的中国首例商标反向假冒案件“枫叶”诉“鳄鱼”案[百盛商业中心在其出售新加坡“鳄鱼”牌服装的专柜上，将其购入的北京服装厂制作的“枫叶”牌服装，撕去“枫叶”商标，换上“鳄鱼”商标，以高出原“枫叶”服装数倍的价格出售。]。是否将反向假冒纳入我国《商标法》的立法中，始终存在争议，赞成者有之，反对者亦有之。2001年10月27日通过的新的《商标法》修正案第五十二条规定了反向假冒条款，但是争论并没有停止，所以有必要全面认识商标反向假冒这一理论。
 依照《商标法》第五十二条之（四）规定，商标反向假冒，是指经营者合法取得他人拥有注册商标的商品后，未经商标注册人同意，擅自更换其注册商标并将该更换商标后的商品又投入市场的行为。
 一、商标反向假冒与相关行为的区别
 （一）与一般假冒的区别。二者都属于商标假冒行为，都为商标法所禁止，但具体侵权的行为方式是不同的。一般假冒是指在未经商标权人许可的情况下，在自己的商品上假冒他人的商标。反向假冒则恰恰相反，是指在未经商标权人许可的情况下用自己或他人的商标冒用在合法取得的拥有商标权的商品上再出售的行为。
 （二）与定牌生产的区别。在有的发展中国家存在“来料加工、定牌生产”的贸易方式，即国外的商人指定某厂品牌，在该国加工，然后再拿到国外销售。如果手续合法，这是允许的，但得由该商人提
供商标许可使用证明。定牌生产与反向假冒的区别在于，前者是国外商人能够提供商标许可使用证明，并且在商品上标识其他商标，这是发展中国家为发展经济自愿接受的，因而不存在侵权问题，是合法的；
 而后者造成消费者无法辨别该商品是否来源于同一商品生产经营者，人为地割裂了他人商标与商品之间的联系，使被反向假冒者在消费者中建立商业信誉的目的无法实现，属于商标侵权行为，因而是不合法的。
 （三）与专购再销的区别。专购再销是指销售商购进他人商品后，在征得其许可后换上自己的商标进行销售。专购再销与反向假冒的区别关键在于更换商品生产者的商标的行为是否征得了商标权人的同意。征得同意的，是专购再销行为，是合法的；未征得同意的，即为反向假冒，构成侵权。
 （四）与反向混淆的区别。反向混淆是美国法律中的一个不同于反向假冒的概念，是指商标的在后使用人的影响及名声大到足以使在先使用人相形见绌时，对某一商标的在后使用人的使用可能使消费者产生混淆，以为在先使用者的商品来源于在后使用者。在这种情形下，在先使用者可以对在后使用者提起商标侵权诉讼。可见，反向混淆与反向假冒虽然都能使消费者对商品或服务的来源产生识别上的错误，但前者类似于商标领域中的“正向”假冒，是假冒者用自己的商品冒用他人的商标；而后者的假冒行为则是“反向”的，是假冒者冒用他人的产品而冠以自己的商标，因此二者在本质上即存在差别。
 二、商标反向假冒行为的定性
 （一）“商标侵权”否定论
 从商品、商标、商标权三者关系角度分析：商标功能的发挥须以商标与商品相结合为前提，而商品则借助商标来扩展其声誉，吸引消费者。商标权则是注册商标所有人依法对其注册商标拥有的权利，其目的是保障商标功能的发挥。就一件具体的商品而言，在其上是否存在某一注册商标权应以该注册商标是否已和该商品相结合为标准来判断。如果两者处于结合状态，该注册商标权存在，否则在该商品上不存在该注册商标权。在反向假冒商标行为中，被反向假冒人之注册商标已脱离了其核定使用之商品，在此分离状态下，该商品上不存在其注册商标权。而“皮之不存，毛将焉附”，据此，反向假冒商标行为不构成侵犯被反向假冒人的商标权。
 从商标权和所有权关系角度分析：在反向假冒商标行为中，行为人通过支付对价，合法取得了他人生产商品及附着于其上的注册商标标识的所有权。作为所有权人，行为人有权对该商品及注册商标标识依法进行支配，如继续销售、销毁、使用等，是由于他人注册商标权的存在，行为人对商品及注册商标标识的所有权受到限制。反向假冒商标行为人在合法取得他人生产商品及注册商标标识所有权后，并没有再对该注册商标标识进行任何商标意义上的使用，故其行使所有权的再销售行为不受他人注册商标权的限制，从而难以认定其为商标侵权行为。然而这并非意味着反向假冒商标行为是合法行为，只不过表明其确实不涉及被反向假冒人注册商标权而已。
 从商标权耗尽理论角度分析：商标权耗尽，又称商标权穷竭，指合法载有某商标的商品一经投放市场，商标权人即丧失了对它的控制，其权利被视为用尽。反向假冒商标行为中，商标权人已将其商品投放市场，故其商标权在该商品上已经消灭。行为人在不改变商品的前提下以任何方式将商品继续投入流通，均不构成商标侵权，因而不能将反向假冒商标行为认定为商标侵权行为。需注意的是，如果行为人用第三人之注册商标销售该商品，则构成商标侵权（侵犯了第三人注册商标权）。
 （二）“商标侵权”肯定论
 赞成反向假冒商标行为属商标侵权行为的学者，提出了诸多理由作为佐证，其主要者有四：1、如果不将反向假冒商标行为作为商标侵权行为加以处理，势必严重影响商标权人利益，我国厂家的名牌战略永难成功；2、商标权与著作权同属知识产权范畴， 而我国《著作权法》第46条第7项已将反向假冒著作权界定为侵犯著作权行为，据此， 也应把反向假冒商标行为界定为商标侵权行为；3、反向假冒商标行为属我国《商标法》第38条第4 项所规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为之一，自应认定商标侵权行为；4、外国立法及司法实践早已把反向假冒商标行为作为商标侵权行为来处理。
  要正确认识反向假冒行为的性质，应先从商标的功能谈起。商标具有识别商品、标识商品出处、保证商品质量以及广告宣传、促销等作用。而商标之所以能正常地发挥这些功能，是因为商标在企业的商品与消费者之间建立了一个信息传递的渠道，因此商标功能的发挥必须以商标与商品的完全结合为前提。商品的生产者通过商标来区别于他人的商品仅仅是一种手段，其目的是使消费者乐于接受他的品牌和商品，以期得到更大的经济利益。商品与商标有着千丝万缕的联系，商品的信誉要由商标信誉去体现，这种信誉是商标权人通过发展科学技术、改善经营管理、开发优质产品、提高产品质量而建立起来的。商标与商品是一个不可分割的整体，商标反向假冒行为破坏了这种密切联系，使商标权不能在特定商品上得到实现。
 那么，反向假冒行为究竟侵犯的是商标权人的什么权利？我认为反向假冒行为实质上侵犯了商标权人在特定商品上的商标专用权。商标权人有权自主决定是否在自己的商品上使用商标及使用商标的方式。不论采用何种商标使用方式，商标必须与消费者接触，只有商标与消费者发生接触，商标才能起到桥梁作用。为了能够保证商标与消费者的正常接触，在消费者与其正常接触之前，任何人不得改变商标权人设定的商标使用方式。也就是说商标法律制度必须能够保证商标权人在整个商品流通领域中的使用不受侵犯。只有当商品退出流通领域，到达最终消费者手中后，商标的使命才算完成，因此只有最终消费者才能处置商品上的商标。
 三、我国对商标反向假冒理论的态度及其法律选择
 20世纪70年代后期，汽车用户发现通用汽车安装的发动机比老式汽车的更差，于是要求法院判断：借用他人的创意是否构成“盗窃”思想。[朱伯玉著 ：《再析商标反向假冒 》甘肃政法学院学报,2000年1月，第20页。]虽然这些案例是单独发展的，但却都贯穿了一个普遍的问题：有些人从他人制造的商品中获取信誉。这种虚假的信誉违背了我们基本的公平理念。法律必须干预以解决那些利用他人商品来建立自己信誉的问题。法律根据不同情况从众多形式中选择了“反向假冒”。1929年第七巡回法院的一个判决更直接地切中要害。在联邦电力公司诉福来克斯努姆案中，被告为原告制造的商品提供服务，在一次服务中，被告将原告的商标换成了自己的，这就意味着被告制造了商品。法院认为：被告的虚假表述已构成了普通法中的不正当竞争。在随后的50年里，有些法院赞同反向假冒之诉，有些并不同意，认为不能辨认商品来源是不可诉的。回顾自联邦电力公司以后的50年来的案例，反向假冒很明显地还未同具有内聚力的法学理论融合。法院承认，不能辨认商品来源可能导致一些损害，但在侵权法中是否这种损害可以获得赔偿尚未达成一致。
 在我国，对于商标反向假冒，有的学者认为《商标法》应采纳商标反向假冒理论，有的则主张以《反不正当竞争法》予以规范。事实上，是否采纳商标反向假冒理论，取决于对商标功能的认识。对商标功能不能再停留在过去，仅仅认为商标用于区别商品。现代商标功能应当突破传统的认识，应认识到商标是商誉的集中体现。对商标进行扭曲或者隐藏都会导致权利人商誉的损失。因此，对商标的保护实际上就是对商誉的保护。    我国《商标法》没有从正面规定商标权人的权利，而是从反面规定了几种侵权行为，当然无法涵盖所有的侵权行为。但是我们应认识到，商标除了区别功能、标识来源的功能之外，还有其他的功能，特别是商标反向假冒所导致的商标淡化和商誉的损害。在中国，过去《商标法》中无明文禁止"反向假冒"。而初入市场经济的我国，未经许可而改、换他人注册商标，以使消费者对产品、服务来源，对生产者、提供者产生误认的行为又比较严重，为了有利社会主义市场经济的健康发展，我国的《商标法》应当采用反向假冒理论。2001年12月1日修改后正式施行的《中华人民共和国商标法》第五十二条第（四）项的规定将“未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的行为明确定性为“侵犯注册商标专用权的行为，以立法的形式肯定了大多数学者关于禁止“商标反向假冒”的主张。《商标法》的这一修改，从立法上将“商标反向假冒定性为商标侵权”。
  除此之外，《商标法》第五十二条中还明文增加这种许多国家及国际条约都有的禁止性规定，这也是十分必要的。它对保护商标专用权人的利益 、制止商业竞争活动中的不正当竞争行为和为我国企业塑造名牌战略的实施 起到了积极的作用。
 四、实践中应注意和完善的方面
 随着我国经济的发展和我国企业实力的增强，我国出口的商品在国际市场上的竞争力不言而喻，与此同时，我国企业也开始重视自身品牌，纷纷准备在国际市场上打响自己的名牌商标。2005年商标节的举办吸引了众多中外企业和机构的注意，正是我国企业商标意识日益增强的体现，但是我国企业的知识产权保护意识还与发达国家有很大的差距。我国现在的反向假冒案件，许多都是国外大公司反向假冒我国的质优价廉的商品。这对于我国起步较晚的民族企业实施的“名牌战略”将是极端不利的。造成了国外消费者对产品生产者的混淆，更严重的是造成了一个厂家所生产的产品在国家竞相降价竞争的后果，这种行为不仅侵犯了注册商标所有权人的利益，而且造成了国家、社会的损失。如果不打击这类行为，我们始终只能为他人做嫁衣裳，无法在国际市场上站稳脚跟。虽然，我国直到2001年在对商标法做修改时，才将反向假冒的行为认定为商标侵权，但发达国家立法及司法实践早已将反向假冒行为作为商标侵权来处理。可以说，对反向假冒的法律规制，已成为一种国际趋势。为了适应“入世”的需要，适当借鉴发达国家有益的立法经验，与世界上其他国家的法律相协调，可在我国刑法中增加对反向假冒行为的刑事制裁条款，根据情节严重程度制定相应的刑罚，完善我国商标保护体系。
 另外，我国目前已经加入的与商标保护有关的国际公约有《保护工业产权巴黎公约》、《商标国际注册马德里协定》，国内立法也相应对于如何具体实施《巴黎公约》和《马德里协定》进行了规定。我们要合理利用这两大国际公约防范境外企业商标反向假冒。《巴黎公约》对于商标的国际注册规定了“优先权”原则，根据这一原则，已在公约一个成员国内正式提出商标注册的人，或其权利合法继承人，在６个月的期限内享有在公约其他成员国内提出申请的优先权。上述期限届满前，任何后来在公约其他成员国内提出的申请，都不因在此期间他人所作的任何行为，特别是另一项申请或使用商标而失效；而且此类行为不能形成任何第三者的权利或任何个人占有的权利。同时，根据《巴黎公约》的规定：除公约明确规定的几种情况外，凡原属国予以注册的商标，公约其他成员国也应同样接受申请注册和保护。也就是说，我国企业在我国境内完成商标注册后，就保证同样的商标也可在其他公约成员国获得注册；同时企业可以有６个月的时间慢悠悠地决定选择在哪些国家申请注册商标并进行申请，而不担心在这６个月内被他人捷足先登。与《巴黎公约》相比，《马德里协定》提供的则是一种一劳永逸的办法。根据协定第一条及我国《马德里商标国际注册实施办法》，我国商标注册人可以通过我国商标局向世界知识产权组织国际局提出商标的国际注册申请。注册后，该商标在每个协定缔约国都将受到如同该商标直接在该国提出注册一样的保护。值得注意的是，如我国企业希望通过《马德里协定》注册国际商标，应当同时在我国也申请国内商标注册；同时，如希望商标在一些根据协定第三条提出领土限制要求的国家同样被视为注册商标保护，则在申请国际商标注册时需要明确提出此等要求。
 新《商标法》将反向假冒行为定义为“更换”他人注册商标，此种表述欠妥。因为“更换”商标，一般的理解是取下注册商标人的商标换上自己或他人商标的行为。虽现实生活中多数商标反向假冒行为也都是这种情况，这种行为当然应当算作侵权。作为法律理应尽可能的穷尽所有的侵权行为，所以反向假冒的形式还应当包括无论对所购之产品是否进行了加工，其购买者都无权将商标权人的商标从商品上去除的行为。但是在我国《商标法》中并没有明确规定，他人是否有权将自己作了加工的商品除去原来的商标，或者更换其原来的商标。这种行为虽然没有假借他人商标为自己宣传，但其去除行为必然割裂了商品生产者的商标与其商品之间的联系，阻碍了商标权人商誉的建立和传播，所以也是一种侵权行为。这一点，国外关于反向假冒的理论早已有所规定， 如美国学术界对商标假冒行为进行了如下分类：[ 赵立群,张天虹  著：《试论商标反向假冒行为的性质及法律规制》山西大学学报(哲学社会科学版)2001年3月，第18页。]（一）显形假冒，指甲擅自利用乙的注册商标出售自己的商品；（二）隐形假冒，指甲向买主出示乙的货样，但实际出售自己的商品；（三）显形反向假冒，指甲购买乙的商品，然后贴上自己的商标出售；（四）隐形反向假冒，指甲购买乙的商品，然后在无任何标识的情况下出售。其中第（四）项就不属于我国《商标法》规定的“更换”注册商标的行为，而属于“去除”行为。国外立法也多明确将“去除”行为列入
反向假冒之列。因此，在我国的法律中应当明确，无论对所购之产品是否进行了加工，其购买者都无权去除或者更换他人的注册商标。 我们应当把商标反向假冒行为理解为将他人商品上的商标除去，或者进行更换，然后进行加工、出售、在公众场合中使用，或者在广告宣传、推销、促销当中加以利用的行为。 如果更换商标的行为经过商标注册人的同意，这种行为应如何界定? 世界各国对反向假冒行为进行规定的严厉程度大致分为三个层次：一是相对宽松的立法模式，即如果商标权人未明示禁止，则可以去除或更换使用在特定商品上的商标。澳大利亚商标法采此模式。依该法规定，除非权利人明示禁止，否则去除或更换商标的行为不构成侵权。二是相对严格的立法模式，除法律别有规定外，即使经过了商标权人的同意，也不得随意去除或改换商标。三是折中主义立法模式，即如果经过了商标权人的同意，去除或更换商标的行为不构成侵权。世界各国以采取折中主义立法的国家居多。折中主义为我国未来市场主体经营方式的变化留下了扩展的空间。但是在采用折中主义时应注意，去除或更换他人商标的行为，即使经过商标权利人的同意，也应当严格区分这种同意是合法的还是违法的。即使是合法的去除或更换他人商标，也负有向消费者明示告知的义务。如果去除或更换商标的事实已经向消费者明示，而消费者仍自愿购买，则并不违反诚实信用的公平交易原则。若违反了这种告知义务，即使商标提供者和商品生产者并未恶意串通，仍然构成对消费者知情权的侵害。同时应赋予消费者协会和行业组织等提起诉讼的权利。
 综上所述，商标的反向假冒是一种商标侵权行为，在司法实践中进一步完善相关法律制度，不仅有利于对商标权人利益的保护，对于建立公平、合理、有序的市场竞争秩序更具重要的现实意义。

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